– 법상 보호받을 수 있는 상표 선택 방법
“홍삼정 G.class”라는 상표로 제품을 생산하는 업체가 있다. 만약 누군가가 “홍삼정 G프리미엄”이라는 상품을 내놓는다면, ‘홍삼정 G프리미엄’이 ‘홍삼정 G.class’라는 상표를 침해했으므로 손해배상을 해야 한다고 결론이 날까? 아래 글을 읽기 전에 10초만 생각해보자.
최근 대법원은 ‘농협홍삼이 판매한 ‘홍삼정 G프리미엄’이 한국인삼공사가 가진 ‘홍삼정 G.class’의 상표권을 침해했다고 볼 수 없다‘고 판결했다. 사건의 시작은 2012년 농협홍삼이, “내 제품 이름인 ‘홍삼정 G프리미엄’은 한국인삼공사의 상표 ‘G.glass’와 다르다”며 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하면서 시작되었다.
그 결과, 특허심판원에서는 ‘G.glass’의 승, 특허법원과 대법원에서는 ‘G.프리미엄’의 승리였다. 보통의 상식과 다르게, 대법원에서의 쟁점은 두 상표가 유사한지 아닌지는 쟁점이 아니었다.
상표는 각 부분을 우선 나누어 분석해야
대법원은 “두 상표는 유사해서 상품 출처를 오인 혼동시킨다”고 판단하였는데, 보통은 이처럼 두 상표가 유사하면 침해자가 권리자에게 손해배상책임을 물어야 한다. 그런데 대법원은 결과적으로 ‘상표권 침해’는 아니라고 판시하였다. 왜 이런 판결이 나왔는지 살펴보자.
‘홍삼정’은 ‘수삼을 쪄서 말린 붉은빛 나는 인삼의 중요 성분을 뽑아 만든 것’을 지칭하는 보통명칭으로, 상표법에서는 큰 의미를 부여하지 않는다. 다른 말로 홍삼정이라는 제품에 ‘홍삼정’이라는 단어를 쓰는 것은 식별력이 없다는 말이다.
또 “G”라는 것 역시 영문 한글자로 구성된 간단하고 흔한 표장이므로 의미가 없으며, “프리미엄”이라는 부분도 단순히 최고라는 상품의 품질, 효능을 나타내는 것으로 의미가 없다고 하였다. 마지막으로 이렇게 의미 없는 것들로 구성된 상표가 합체하였다면 무언가 새로운 의미를 형성할 수도 있었을 텐데 그런 점도 없다고 하였다.
상표가 서로 유사하여 혼동되지만, 상표권 침해는 아냐
지금까지 설명한 말들은 ‘홍삼정 G.glass’에 대한 설명일까, ‘홍삼정 G프리미엄’에 대한 설명일까. 위 문단은 상표권인 홍삼정 G.glass에 대한 이야기가 아니라, 실사용 상표인 ‘홍삼정 G프리미엄’에 대한 이야기이다.
다시 말해, G.glass라는 상표가 등록되어 있든 없든, 홍삼정이라는 상품에 붙어있는 “홍삼점 G프리미엄”이라는 표장은 수요자에게 어떤 기능적인 “제품명”으로 인식되지 않는다는 말이다.
상표법 51조 1항 2호에서는 ‘상품의 보통명칭을 사용한 상표에는 상표권 효력이 미치지 않는다’고 규정하고 있다. 그래서 실제 두 상표가 동일‧유사해서 혼동되지만, ‘홍삼정 G.class’ 상표권에 대한 침해는 아니라고(권리범위에 속하지 않는다고) 본 것이다.
법상 보호를 받을 수 있는 상표
일반적으로 상표권을 등록하는 것은 나중 상표로써 보호받기 위함이다. 그런데 비싼 등록료를 국가에 납부하면서 상표등록을 하였는데도 실제로 경쟁업체의 침해를 방어하지 못하는 경우가 많다.
‘콘칩’ 같은 보통명칭, ‘춘천닭갈비’같은 산지표시, 양복에 대해 ‘실크’같은 원재료 표시, “퀵”, “최고”같은 품질표시, “봉지”같은 수량표시 등등은 상표심사기준에서 식별력이 없다고 본다.
또한 “박가네”처럼 흔한 성으로 만든 상표, NY처럼 2글자 이내의 영어, “수”처럼 1개의 한글도 식별력이 없다고 본다. 따라서 상표를 선택할 때에는 위와 같은 조합들로만 상표를 구성해서는 안 된다.
위 사례처럼 보통명사인 ‘홍삼정’과 간단한 글자인 ‘G’와 품질표시인 ‘class’를 결합해 놓으면 나중 권리행사에 어려움을 겪을 수 있는 것이다. 물론 상표 출원 시에 보통명사나 간단하고 흔한 표장으로 구성된 상표는 등록부터 받을 수가 없다.
그런데 일부 출원인들은 이런 단어들이 결합해서 어떠한 감칠맛 나는 의미가 형성된다며 상표거절에 대한 의견서를 부득부득 제출하여 결국 등록을 받고야 만다. 이 사안도 유사한 절차로 진행되지 않았을까 생각된다.
상표권침해로 인한 손해배상소송에서 침해입증의 다양성
상표법은 등록상표를 고의 또는 과실로 침해한 자가 그로 인해 발생한 손해를 상표등록자에게 배상하여야 한다고 규정하고 있다. 더 나아가 상표권 침해로 상표권자의 업무상 신용을 실추케 한 경우엔 손해배상과 함께 상표권자의 업무상 신용회복을 위해 필요한 조치까지도 명할 수 있다.
그러나 다른 지적재산권과 마찬가지로, 고의·과실에 기한 상표권침해로 인한 손해배상소송에서 상표권 침해로 인한 손해를 입증하는 것은 쉬운 일은 아니다. 일차적으로 상표끼리의 유사판단에는 판사의 재량이 어느 정도 들어갈 수밖에 없기 때문에 상표의 의미를 설명하는 변호사의 정성과 노력이 중요하다.
다음으로 양 상표가 유사하다고 판단되더라도 위 사례처럼 이를 벗어날 수 있는 법 논리가 다양하기 때문에 이를 활용할 수 있는 능력 또한 중요하다. 상표침해소송에서는 권리자의 등록상표와 침해자의 사용상표, 두 개의 표장이 존재하는 것을 잊으면 안 된다.
경우에 따라 등록상표의 효력을 부인할 수도 있고, 이 사건처럼 사용상표의 허점을 공격해야 할 수도 있다. 따라서 관련 소송을 다수 진행해본 경력 있는 지적재산권 전문변호사에게 조언과 상담을 청해 사전을 진행하는 것이 필요하겠다.
<도움말: 법무법인 예율의 김상겸 변호사>
